/사진=클립아트

#. 경쟁업체가 특허발명의 구성 중 일부를 다른 구성으로 치환해 제품을 제조했다. 회피설계를 한 것이다. 이 업체는 구성이 완전히 일치하지 않으므로 '구성요소 완비의 원칙'에 의해 침해가 아니라고 주장했다. 특허권자는 권리범위를 확장 해석해 치환했어도 침해를 인정받을 수 있다고 주장했다.
이 사례에서는 원칙적으로 특허발명의 구성요소가 하나라도 다르면 '구성요소 완비의 원칙'에 의해 특허침해는 성립하지 않는다. 그러므로 출원인은 특허출원 시 청구항에 필수적 구성요소를 기재한 뒤 치환 가능한 모든 구성요소를 종속항으로 기재해 특허청구범위에 포함시켜 미리 경쟁업체의 회피설계에 대비해야 한다.

만약 특허발명의 필수적 구성이 A, B, C라면 출원 시 ‘A+B+C’만으로 된 독립항을 특허청구범위에 포함시키고 구성 ‘C’를 ‘C1’으로 치환하는 것이 가능하다고 예상되면 특허청구범위에 ‘A+B+C1’으로 된 종속항도 포함시켜서 미리 침해를 예방하는 것이 좋다.


즉 일부 구성이 치환된 제품까지 권리범위를 확장해 침해를 인정받을 수 있다는 말이다. 다만 출원인이 특허출원 시 치환 가능한 모든 구성요소를 미리 예상해 특허청구범위에 기재하는 것은 사실 불가능하다. 그리고 특허출원 후 기술은 계속 발전하므로 미래에 개발될 기술로 치환이 가능할 구성요소까지 예상해 기재할 수는 없다.

이러한 이유로 대법원은 진정한 특허권자를 정당한 범위 내에서 보호하기 위해 '균등론'이라는 이론으로 특허권리범위를 확장하고 있다. 균등론을 쉽게 설명하면 '특허침해 시 구성을 치환하는 것이 업계의 당업자에게 용이했다면 치환된 구성요소를 포함한 제품에까지 권리범위를 확장해서 침해로 보는 것'이다.

/사진=오성환 변호사

위 문제에서 C를 C1로 치환하는 것이 피고가 물건을 제조할 당시 당업자들에게 용이한 것(이하 치환용이성)이었다면 특허침해가 성립될 수 있으나 당업자에게 용이하지 않다면 특허침해는 성립되지 않는다. 치환이 용이했다는 것을 특허권자가 소송에서 주장·입증해야 하나 이는 주관적인 요건으로 이를 입증하는 것도 쉬운 일이 아니다.
다만 '치환이 용이한지 여부'는 특허 전문변호사보다 이 업계에서 수십년 종사한 당사자인 기업의 경영인과 연구원이 더 잘 알고 있다. 따라서 특허소송이 발생하면 기업 경영인 등은 치환용이성을 입증할 수 있는 자료를 잘 수집해서 변호사에게 주고 왜 치환이 용이한지에 대해 설명해 변호사가 관련 자료를 법원에 현출될 수 있도록 해야 한다.


수임료를 주었으니 특허전문 변호사가 알아서 치환용이성 등을 주장·입증하겠지라고 생각하면 안된다. 치환용이성은 기술적인 부분이라 관련 업계에서 수십년 경력이 있는 당사자의 도움 없이는 절대 입증할 수 없다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제566호(2018년 11월14~20일)에 실린 기사입니다.