[오성환의 지식재산권이야기] '특허침해 경고장' 발송 전 준비할 것

특허권자가 자신의 특허발명과 유사한 제품을 본 뒤 흥분해 전혀 논리적이지 않은 문장으로 유사 제품 제작자에 내용증명을 보내는 사례를 종종 접했다.
비법조인이 자신의 감정만을 담은 내용증명을 보내는 것이 효과가 있을까. 오히려 내용증명을 받은 회사는 특허권자가 비전문가임을 눈치채고 무시하는 경우가 많다. 뿐만 아니라 특허침해에 대한 증거수집이 충분히 되지 않은 상태에서 준비 없이 내용증명부터 보내면 상대방은 자신의 침해 사실을 감추게 되고 이후에는 침해증거를 확보하는 것이 어려워질 수 있다.

1. 침해제품 입수

우선 경쟁사 제품을 입수해야 한다. 특허소송이 진행되면 특허권자는 특허침해의 입증책임을 부담하므로 미리 침해제품을 입수해 침해증거를 확보해 두는 것이 좋다. 실제 제품을 입수하는 것이 가장 좋으나 ▲인터넷 홈페이지 ▲기사 ▲카탈로그 ▲서비스 매뉴얼 ▲광고 ▲신문 보도 ▲전시회 등을 통해 침해제품에 대한 정보를 간접적으로 얻을 수도 있다. 제품 구입 시에는 제조회사가 명시적으로 나와 있는지를 우선 확인해야 한다.


2. 침해제품의 정보 분석

특허발명과 침해품의 각각의 구성을 비교검토하는 것은 매우 기술적인 부분이다. 때문에 특허전문 변호사 등 전문가의 도움을 받아 진행하는 것이 좋다.

침해제품은 최소한 2개 이상으로 구입해야 한다. 1개의 침해제품은 특허발명과 침해제품의 각각 구성을 1대1로 비교분석하기 위해 침해 제품을 분해해야 한다. 또 1개의 침해제품은 소송이 제기됐을 때 제시해 실제 작동 모습 등을 시연할 수 있도록 보관하는 것이 바람직하다.

소송은 상당히 긴 시간이 소요되므로 침해제품은 훼손되지 않도록 잘 보관해야 한다. 또한 침해제품사진을 찍어 두거나 동영상을 미리 촬영해 두는 것도 잊어서는 안 된다.

3. 침해회사의 정보 수집

경고장을 보낼 침해자의 본사 주소, 대표자의 성명 등을 확인하고, 침해회사의 자금력과 특허 대응 수준, 관련 시장 중첩 여부 등도 미리 파악해서 향후 대응 계획에 반영하는 것이 좋다.
4. 경고방법 결정

침해자와 침해제품에 관한 정보를 모두 수집했다면 침해자에게 어떤 방식으로 경고장을 보낼지 결정해야 한다. 우선 경고장을 보내 상대방의 반응을 지켜보는 것이 일반적인 방법이다. 그러나 침해회사에 경고장을 보내는 정도로는 원하는 답변을 받기 어렵다고 확신이 드는 경우나 조속히 침해를 중단해야 할 필요성이 높은 경우에는 경고장을 보내지 않고 바로 소송을 제기하는 방법도 생각해 볼 수 있다.

그리고 주요 침해자인 제조회사를 주 타깃으로 삼아 공격을 할 것인지 아니면 대리점 등 침해자의 거래처를 공격해 간접적으로 제조회사인 주요 침해자를 압박할 것인지도 고민해야 한다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제572호(2018년 12월25~31일)에 실린 기사입니다.