/사진=이미지투데이
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어떤 제품을 개발해 제조·판매를 하던 중 특허권자로부터 ‘특허를 침해했으니 실시를 중지하라’는 내용증명을 받은 경우 그 주장이 타당한지 여부부터 확인해야 한다.
특허권자의 침해주장의 타당성 여부를 특허전문변호사를 통해 확인해 본 결과 특허권의 침해 가능성이 높다고 판단되면 이후 어떤 조치를 취해야 할까. 이번에는 특허침해 가능성이 높을 경우 조치할 수 있는 방안을 살펴보겠다.

①실시의 중지


당연한 것이지만 더 많은 손해배상액을 물기 전에 침해피의자 스스로 ‘실시가 특허권의 침해’라고 판단되면 그 물품에 제조·판매·사용 등을 즉시 중지하고 선의·무과실을 주장하는 게 현명하다.

②정당한 권원(실시권 설정 또는 특허권의 양수) 획득 후 실시

침해피의자가 그 물건을 계속해서 제조·판매할 필요성이 있다고 판단되면 특허권자와 협의해 전용실시권을 설정받거나 통상실시권을 허락받아야 한다. 또 특허권자로부터 특허권을 양도받아 특허발명을 실시할 수도 있다.


③통상실시권허여심판 청구

침해피의자가 이용·저촉발명을 실시하는 경우에는 통상실시권허여심판의 청구를 고려해 볼 수 있다. 즉 침해피의자는 자기의 실시발명이 특허법 제98조에서 규정한 타인의 특허권 등과 이용·저촉관계가 있을 때 제138조의 규정에 의한 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권을 허여받은 후 실시할 수 있다.

통상실시권허락을 받으려는 자는 통상실시권허여심판의 청구 전에 선원의 특허권자 등과 협의를 해야 하며 당사자 간에 협의가 성립되지 않는 경우에 한해 심판을 청구할 수 있다. 또 통상실시권을 허여하기 위해서는 그 특허발명이 타인의 특허발명이나 등록실용신안에 비해 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보가 있어야 한다.

심판에 의해 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는 자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에는 어떨까. 통상실시권을 허여받은 자가 실시를 허락하지 않거나 허락을 받을 수 없는 때는 특허발명의 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다. 그리고 통상실시권자는 특허권자에 대해 대가를 지급해야 한다. (다만 자기가 책임질 수 없는 사유에 의해 지급할 수 없는 때에는 그 대가를 공탁해야 한다)

통상실시권자는 그 대가를 지급하지 않거나 공탁을 하지 않으면 그 특허발명을 실시할 수 없다.

④화해·중재

침해피의자는 침해소송이 계속 중인 경우 원고인 특허권자와 화해·중재 등을 통해 원만한 해결을 하는 것도 좋은 방법이다. 특허권의 침해로 인해 발생된 분쟁 등이 있다면 특허청 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있으며 여기에서 조정이 성립돼 조정조서가 작성되는 경우에도 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다. (발명진흥법 제46조)

조정은 소송에 비해 비용이 저렴하고 간이·신속하게 처리될 수 있는 이점이 있으며 일도양단적인 분쟁해결이 아니라 당사자의 양보와 합의를 필요로 한다는 점에서 소송과 다른 특성이 있다.

⑤회피설계

특허권의 침해라고 판단된 경우 회피설계를 고려할 수 있다. 단 회피설계에 필요한 시간, 생산설비 교체, 연구원의 노력 등에 대한 비용과 특허권자로부터 실시권을 허여받을 때 소요되는 비용 등을 비교하는 것이 타당하다. 또 회피설계할 때는 특허발명의 균등범위를 벗어날 수 있도록 주의해야 한다.

⑥대응특허 매입 등

대응 특허를 매입하거나 대응특허를 소유한 회사와 합병하는 것도 고려할 수 있다. 침해피의자는 대응특허를 매입해 특허권자가 생산, 판매하고 있는 제품에 대한 침해를 주장함으로써 침해에 대한 분쟁에서 상호 간의 화해를 이끌어 낼 수 있다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제586호(2019년 4월2~8일)에 실린 기사입니다.