62.13
135.5
간접침해란 ‘직접침해의 이전 단계로 그대로 방치하면 직접침해를 할 가능성이 높은 행위다. 실제 특허를 침해하지 않았지만 특허권을 침해하는 것으로 간주하는 것이다.
특허법 제127조 12 간접침해 규정은 구성품 일부만 제조·판매해도 이를 구매한 자가 직접침해를 할 개연성이 극히 높은 경우를 예방하는 조항이다.
특허법 제127조는 ①특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 ② 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여 청약을 하는 행위에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다.
위 요건 중 대부분은 직접침해 요건과 동일하나 ‘타용도’가 없을 것(그 물건의 생산에만 사용하는 물건일 것)이 추가돼 있다. 이 요건이 간접침해를 판단하는 핵심 기준이 되는 것이다.
타용도는 상업적·경제적으로 실용성 있는 용도로 사회 통념상 통용되거나 승인될 때에만 인정해야 한다. 또 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다.
경쟁업체가 생산한 부품 등이 타용도가 없다는 점은 특허권자가 입증해야 한다. 따라서 특허권자가 타용도가 없다는 것을 주장하거나 입증하지 못하면 간접침해를 인정받을 수 없다. 단, 절대적으로 다른 용도로 전용될 수 없는 경우란 현실에서 거의 존재하지 않는다.
대부분의 구성품은 타용도를 가지고 있으므로 이를 절대적으로 타용도가 없어야 하는 것으로 해석하면 지나치게 간접침해 인정범위가 좁아진다. 따라서 특허권자의 간접침해 주장에 대해 침해 피의자 비침해를 증명하기가 더 쉬워 이를 방어하는 것이 상대적으로 유리하다.
소모품일 경우 소모품 사용이 특허발명인 물건의 사용이 아닌 생산에 해당하는지 여부가 문제가 된다. 단, 대법원은 ‘생산이란 특허발명을 유형화해서 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것도 포함한다’고 봤다.
소모품은 특허발명의 대상이나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진돼 자주 교체해줘야 하는 소모부품이라도 다음 기준이 적용된다. 먼저, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하거나 다른 용도로는 사용되지 않는 경우다. 또 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품이나 당해 발명에 관한 물건 구입 시 이미 교체가 예정된 경우, 그리고 특허권자가 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 특허 물건의 ‘생산’에만 사용하는 물건에 해당한다고 본다.
☞ 본 기사는 <머니S> 제556호(2018년9월5~11일)에 실린 기사입니다.