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특허소송 시 실무상 특허침해의 입증 방법에는 순서가 있다. 가장 중요한 것은 증거보전이다.
증거보전은 본 소송의 증거조사 전에 조사가 불가능하거나 곤란해질 경우가 예상될 때 ‘증거보전 제도’를 이용해 증거를 미리 확보하는 것을 말한다. 이 증거는 본 소송에서 사실인정 자료로 쓸 수 있다.
증거보전은 소송을 제기하기 전에 하는 만큼 ‘보전의 필요성’을 소명할 필요가 있다. 특허권자는 ‘실시품의 결정적 증거를 얻을 수 없거나 침해자의 침해증거 멸실 우려’를 이유로 ‘보전의 필요성’을 소명하면서 법원에 대한 증거보전 신청을 할 수 있다.
반대로 침해피의자(피고)는 중요한 노하우 기술에 해당한다는 것을 적극적으로 주장해 증거보전신청을 막으려 할 것이다.
특허 소송에서는 현장검증도 필수다. 원고는 피고 공장에서 제조방법이나 제조품을 확인하는 현장검증을 신청해 피고의 실시발명(실시기술)을 특정할 수 있다. 특허권자가 침해피의자의 공장 등을 현장검증해 침해증거를 확보할 수 있다는 얘기다.
특허와 침해품을 비교하는 것은 기술적인 부분이다. 침해품을 현장검증해도 특허와 대비해 침해인지 여부를 판단하기 어려우므로 특허발명과 대조하고 비교하기 위해 전문가의 ‘감정’을 함께 신청하는 것이 바람직하다.
따라서 원고는 재판부에 현장검증에서 검증해야 할 사항을 미리 제출하고 현장검증 외에 감정도 함께 신청해서 현장에서 침해품을 특허발명과 대비해 특정할 수 있도록 해야 한다.
현장검증을 하더라도 피고는 자신의 제조과정에 일부러 무익한 공정을 추가하거나 빠뜨리는 등 실제와 다르게 허위 시연을 함으로써 특허침해 입증을 방해할 가능성이 높다.
특허권자는 피고의 허위 시연을 대비해 현장검증 전 미리 피고가 생산한 기성품(침해품)을 확보하는 것도 중요하다. 피고의 허위 시연에 의해 생산된 최종 시연품과 비교해 두 제품이 다르다는 것을 통해 시연이 허위였음을 입증할 수 있기 때문이다. 피고의 허위 시연이 증명되는 것만으로도 재판부는 피고에게 불리한 심증을 가질 것이다.
결국 피고가 시연한 공법으로 피고의 제조품이 만들어질 수 없고 원고의 제조공법이 아닌 제3의 공법으로는 피고의 제조품을 만들 수 없다는 사실이 인정되면 이 간접사실은 경험상 피고의 제품이 원고의 특허발명을 실시한 것이라는 점이 사실상 추정된다.
■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
