특허소송 전 협상은 꼭 필요하다 /사진=이미지투데이
특허권자는 누군가 자신의 특허를 침해했다고 판단될 때 내용증명으론 해결되지 않는 경우가 많아 바로 소송을 걸기보다 협상을 통해 방안을 찾는 게 바람직하다. 이런 종류의 협상은 크게 기술 협상과 비즈니스 협상으로 나눌 수 있다. 

기술 협상은 침해 피의자의 제품이 특허권자의 특허를 침해했는지 여부에 관한 것이다. 특허권자는 특허침해 내용을 증거와 함께 설명하고 방어자는 비침해 사유와 특허의 무효 및 기타 법률적 쟁점사항에 대한 논리와 증거를 통해 맞선다. 이 협상을 통해 상대방의 특허침해 여부에 대한 입장을 확인할 수 있다.
방어자는 특허의 무효성과 관련해 다양한 무효사유와 증거를 준비해야 한다. 이를 통해 특허권자의 사기를 떨어뜨릴 필요가 있고 특허권자의 주장에 불리한 점이 있더라도 수용하지 말고 답변을 보류하거나 다르게 판단한다고 해야 한다. 침해여부와 관련된 증거자료가 추가로 발견될 수 있어서다.

기술 협상이 수차례 진행되면 서로의 입장을 알게 되고 불리한 점도 감을 잡을 수 있다. 표면적으로는 자신 있고 강한 입장을 보이지만 내부적으로 이 특허분쟁의 리스크에 대해서 인지하게 된다는 얘기다. 이 점을 정확하게 진단하면 서로 윈-윈하도록 비즈니스협상으로 넘어가게 된다. 하지만 특허침해여부는 명백한 증거가 없는 한 전문가마다 다른 결론을 내릴 수 있는 만큼 기술 협상을 통해 특허침해 여부에 대해서 명확한 결론을 얻는 건 어렵다.


비즈니스 협상에서는 특허분쟁에 대한 리스크를 고려해 이를 서로 분담하는 차원에서 적절한 타협점을 찾아야 한다. 이 협상에서 가장 큰 쟁점은 대가 부분이다. 라이센싱에 대한 대가를 얼마나 지불할지에 대해 상대방의 약점을 파고들어 유리하게 이끌려고 할 것이다.

때론 침해피의자를 압박하기 위해 특허권자가 자신의 특허 입장이 강하지 않음에도 소송을 제기하는 경우가 있다. 반대로 특허 입장이 강한 경우라면 비용이 들더라도 소송에서 강경하게 대응해 강한 인식을 남길 필요가 있다.
협상에서 여러 대안을 통해 여유 있게 대응할 필요가 있으며 특허권자의 약점을 언급하면서 다시 기술 협상으로 돌아가자는 전략을 구사할 수도 있다.

상대방 기업의 오너와 법률팀의 입장이 다를 수도 있다. 오너는 분쟁을 통해 최대한 이윤을 얻는 것이 목적이고 리스크에 대해서 더 많은 위협을 느낀다. 반면 법률팀은 오히려 회사에서 자신의 역할을 확고히 하고 업적을 쌓기 위해 강력하게 나오는 경우가 있다. 결국 협상에서 최고 결정자가 누구인지에 따라 전략을 다르게 세울 필요가 있다. 상황에 따라 서로 윈-윈할 접점을 찾기 위해 상대방에게 물러설 수 있는 명분을 제공하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제648호(2020년 6월9~15일)에 실린 기사입니다.


■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자