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특허나 자사 제품과 동일·유사한 선행기술이 존재할 때에도 비침해 주장이 가능하다. 또 심사포대 내용을 파악하고 금반언 원칙(최초의 언행과 모순된 언행을 이후에 할 수 없다는 법적 원칙) 등을 활용해 구성요소를 좁게 해석하는 논리를 개발할 수 있다.
무효자료 검색도 있다. 문제 특허의 출원일 이전(우선권 주장 출원의 경우 제1국 최초 출원일)에 공지된 자료면 무엇이든지 무효를 입증하는 증거로 사용될 수 있다. 특허 자료뿐 아니라 각종 학회와 산업계 정보원도 조사해야 한다.
심사자료를 재검토해 신규성과 진보성을 판단하고 심사자료·선행기술을 재조합해 진보성을 판단하는 것이 중요하다. 자체적으로 조사한 자료와 각국 심사관이 조사한 자료를 재조합할 경우 진보성 위반 등과 같은 특허 무효를 시킬 수 있는 인용자료가 되는 경우가 많다.
자사제품(실시품)과 동일·유사한 선행기술을 검색하는 것도 한 가지 방법이다. 이를 바탕으로 자유기술항변을 통해 침해에서 벗어날 수 있기 때문이다.
특허명세서에 기재불비 사항이 있어도 무효가 될 수 있다. 명세서를 읽을 때는 내용 파악도 중요하지만 특허법에서 정한 명세서 기재 요건에 맞는지도 염두에 두고 검토해야 한다.
기재불비도 정도에 따라 소송용과 협상용으로 나뉜다. 협상과정에서 상대방에게 기재불비의 증거를 제시할 경우 상대방은 불리한 입장에 선다. 기재불비 지적의 장점은 나중에 협상이 결렬돼 소송으로 갈 때 지적된 특허는 소송 대상 특허리스트에서 제외될 가능성이 매우 높아진다는 것이다.
기재불비 사항 중 대표적인 것은 발명의 상세한 설명 기재요건으로 특허법 제42조 제3항에서 ‘통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것’이라고 규정하고 있다. 통상의 기술자가 과도한 시행착오나 복잡하고 고도한 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도를 말한다.
청구범위 기재요건 또한 가장 많이 문제가 되는 기재불비 사항이다. 보정에 따른 변경된 청구범위가 출원할 당시의 명세서에 의해 지지되지 않는 경우엔 발명자의 발명 범위를 뛰어넘는 새로운 기술로 판단해 무효 사유가 된다. 청구항의 기재가 불명확하거나 기재 내용이 간결하지 않은 발명은 특허요건 판단 등이 불가능하다. 특허권이 부여되면 발명의 보호 범위가 불명확해 특허발명의 보호 범위를 결정할 수 없다.
자사에게 문제 특허의 특허권자를 역으로 공격할 수 있는 특허가 있는지를 찾아 해당 특허를 문제 특허에 대한 대응수단으로 삼는 것을 카운터 클레임이라고 한다. 해당 제품에 관련된 특허가 없는 경우 상대방이 제조하고 있는 다른 제품 관련 특허가 있으면 그 특허도 대응수단이 될 수 있다.
자사에게 마땅한 특허가 없는 경우에는 제3자로부터 그러한 특허를 매입할 수도 있다. 설비투자 및 제품 출시 후 특허침해소송을 당하면 불리한 입장에 처하는 경우가 많다. 따라서 제품을 출시할 때 특허권을 확보하고 있지 못한 상태라면 특허권을 매입하는 방법으로 특허권을 확보한 후 들어가는 것도 적극 고려할 필요가 있다.
