/사진=이미지투데이
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소위 특허 라이선싱 계약이라고 하면 어렵게 여기는 경우가 많으나 대부분의 특허 라이센싱 계약은 특허법상 통상실시권 계약을 말한다. 따라서 타 업체와 특허 라이선싱 계약을 체결하기 위해서는 특허법상 통상실시권의 설정방법과 효력을  반드시 숙지해야 한다.


통상실시권은 특허발명을 업으로 삼고 실시할 수 있는 권리를 말한다. 전용실시권과 달리 독점권은 없으며 단순히 자신의 실시만을 정당화하는 권리다. 따라서 동일한 내용의 통상실시권이 여러개 공존할 수 있으며 통상실시권을 설정한 경우에도 특허권자는 스스로 특허발명을 실시할 수 있다. 이러한 점에서 통상실시권은 '채권적 권리'라 한다.
통상실시권 내용 및 범위는 특허권자 또는 전용실시권자와 특허발명을 실시하려는 자와의 사적자치에 의한 계약으로 자유롭게 정하면 된다. 특허권이 공유 중인 경우는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 특허권에 대해 통상실시권을 허락할 수 없다.

통상실시권도 전용실시권과 마찬가지로 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 않으면 이전할 수 없다. 또 특허권자의 동의를 얻지 못하면 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수도 없다.


통상실시권의 효력은 특허청에 등록을 하지 않아도 당사자 간 계약이 성립됐을 때 발생한다. 통상실시권을 특허청에 등록한 때에는 그 등록 후에 특허권(전용실시권 포함)을 취득한 자에 대해 그 효력이 주장할 수 있다.

선사용권 등 법정실시권은 법률의 규정하는 실시권의 성립요건이 완성한 때 효력이 발생한다. 그러나 통상실시권의 이전·변경․소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 않으면 제3자에 대항할 수 없다.

통상실시권은 계약에 의해 발생하나 전용실시권은 특허권자와의 계약 이외에 전용실시권 등록을 해야 비로소 발생한다. 따라서 전용실시권 계약 이후라도 등록 전이라면 통상실시권일 뿐 전용실시권이라 볼 수 없다. 즉 전용실시권자가 되기 위해서는 등기부에 상응하는 특허청의 특허원부에 성명, 주소 등을 기재해야 비로소 전용실시권을 갖는 셈이다.


통상실시권자는 특허 침해자에게 침해주장을 할 수 없으나 독점․배타권을 가지고 있는 전용실시권자는 침해자에게 침해금지청구, 손해배상청구나 형사적 조치를 취할 수 있다.

통상실시권 및 전용실시권 모두 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자 모두)의 동의를 얻어야 이전할 수 있다. 단 사업과 함께 상속 기타 일반승계의 경우에는 동의가 필요없다.

전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻어 통상실시권을 설정할 수 있으나 통상실시권자는 통상실시권을 설정할 수 없다. 아울러 통상실시권 및 전용실시권 모두 특허권자의 동의가 필요하다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제582호(2019년 3월5일~11일)에 실린 기사입니다.