특허분쟁을 막는 가장 좋은 방법은 분쟁 가능성이 있는 경쟁사를 먼저 분석하는 것이다. /디자인=김영찬 기자
특허분쟁을 막는 가장 좋은 방법은 분쟁 가능성이 있는 경쟁사를 먼저 분석하는 것이다. 

먼저 제품이나 영업과 관련해 문제가 되는 타사의 특허를 파악해야 한다. 특허조사는 상당히 기술적이고 전문적인 업무이므로 특허전문 변호사 등 전문가에게 맡기거나 혹은 공동조사를 하는 것이 바람직하다.
대상 특허를 압축하고 심사포대를 분석하는 것도 중요하다. 제품 및 영업별로 선별된 특허에 대해 구체적으로 분석해야 한다. 이때 쟁점이 되는 특허는 특허청 사이트에서 특허출원 경과가 모두 기록된 심사포대를 입수해 살펴야 한다.

특허출원 시 심사관의 거절이유를 확인하고 심사관이 제시한 선행기술을 파악한 다음 심사관이 거절한 이유와 선행기술에 대해 특허 출원인이 어떻게 대응했는지, 그 이유가 무엇인지 등을 파악하는 것이 핵심이다. 따라서 심사포대에 나타난 거절이유, 선행기술, 출원인의 답변 및 보정내용을 종합해 전체적으로 검토하는 것이 바람직하다.


제품 관련 특허침해 분석 시에는 특허발명의 보호범위를 확정해야 한다. ‘특허발명의 보호범위’란 특허를 받은 발명에 대한 법률적 가치판단에 의해 그 특허권의 효력이 미치는 영역을 말하는 것으로 특허법 제97조는 ‘특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다’고 규정한다. 보호범위를 확정하려면 특허청구범위 해석을 해야 한다.

판례에서는 특허권의 보호범위 판단은 특허청구범위의 문언 내용을 중심으로 해야 한다는 점을 분명히 한다. 따라서 사전에 선별한 대상 특허발명의 청구범위를 해석해 특허 보호범위를 특정한 후 제품이 대상 특허의 보호범위에 포함되는지 판단해야 한다.

특허침해는 구성요소완비의 원칙, 균등론, 간접침해 등을 검토해 비침해일 경우여야 비로소 비침해로 최종 판단할 수 있다.


연구개발 추진 시 철저한 선행기술조사로 분쟁을 회피해야 한다. 생산단계 이전에 선행기술을 조사해 생산제품이 기존의 특허권에 저촉될 경우 설계를 변경하거나 라이센스 교섭을 통해 기존 특허권자의 특허를 이용하는 방법도 있다.

선행기술조사 없이 미리 상품을 생산하면 나중에 특허분쟁에 휘말려 고액의 로열티를 지불하게 되는 경우가 많다. 과거에는 선생산 후특허 원칙에 의해 분쟁이 발생할 소지가 많았으나 현재는 선특허 후생산 원칙으로 전환하지 않으면 안 된다. 선행기술의 조사가 특허권 확보 및 분쟁예방에 필수적인 일이다.

심사포대가 무엇인가요?
특허출원을 하면 특허청에서는 그 출원에 대한 파일이 생성되는데 이를 ‘심사포대’라고 한다. 지금은 전자정보이지만 옛날에는 큰 봉투에 담아 관리했기 때문에 여전히 심사포대라고 부른다. 여기에는 출원 이후, 자진 보정, 심사관의 거절이유, 출원인의 응답 내용 등 그 출원이 등록되거나 거절 사정될 때까지의 모든 이력이 기록으로 남는다.


■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자